Importanti novità in materia di marchi

Con il Decreto Legislativo n°15/2019 del 23 marzo u.s. è stata recepita la Direttiva UE n. 2015/2436, che introduce alcune importanti novità in materia di marchi.

Queste le principali novità:

-  Abolizione della rappresentazione grafica quale requisito essenziale per la registrazione di un marchio.

Tale previsione introduce nuove tipologie di marchi (c.d. “marchi non convenzionali”) :  denominativo,  figurativo,  di forma , di posizione,  a motivi ripetuti,  di colore (unico) , di colore (combinazione), marchio sonoro , marchi di movimento, marchio multimediale , marchio olografico.

- Esclusione dalla registrazione come marchi d’impresa di segni protetti come denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali per i vini, specialità tradizionali garantite e denominazioni di varietà vegetali.

- Introduzione di una nuova tipologia di marchio di certificazione ideata al fine di permettere, a soggetti accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.

- Riforma dei marchi collettivi. Su tale punto, è prevista una disposizione transitoria che dà tempo fino al 23.03.2020 per richiedere la conversione del proprio marchio collettivo registrato secondo la vigente normativa, in “nuovo marchio collettivo” o in marchio di certificazione; qualora i titolari non procedano con la richiesta di conversione, il marchio decadrà.

- Ampliamento dei diritti conferiti dalla registrazione di marchio, con particolare riferimento ai marchi che godono di rinomanza, alle attività che il titolare del marchio può vietare a terzi di compiere e al blocco delle merci contraffatte provenienti da Paesi non UE, anche quando sono in transito verso altro Paese UE.

- Introduzione di nuovi motivi di opposizione , quali: (A) marchio anteriore rinomato, anche quando rivendichi prodotti o servizi non affini; (B) marchio anteriore notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6-bis della Convenzione di Parigi; (C) denominazione d’origine o indicazione geografica.

- Introduzione del procedimento amministrativo di decadenza e nullità davanti all’UIBM come alternativa al procedimento giudiziale. Tali nuovi procedimenti amministrativi entreranno in vigore 30 giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che ne stabilisce le modalità di applicazione. Sul punto occorre ricordare che l’art. 54 della Direttiva 2015/2436 prevede come termine ultimo di adeguamento il 14 gennaio 2023.

- Introduzione di una serie di modifiche di tipo processuale quali: la legittimazione del licenziatario a promuovere l’azione di contraffazione; il diritto del convenuto in un’azione di contraffazione di richiedere al titolare del marchio di fornire la prova dell’uso dello stesso nei cinque anni precedenti la data di presentazione dell’azione; inversione dell’onere della prova nell’azione di decadenza per non uso.